[지식재산학] 특허법

 

 

발명의 권리화를 위한 대표적인 방법으로 특허제도가 있다. 이 제도는 특허권자에게 발명에 대한 독점배타권을 부여하여 그 권리를 보호하고 있지만, 무체성과 공익성과 같은 이유로 그 권리의 효력은 제한되기도 하고 확장되기도 한다.

1. 특허의 독점적 효력 및 그 제한

특허법 제94조 “특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.”에 의하면, 특허권자가 특허발명에 대해 독점 실시할 권리에 대해 법으로 규정하고 있다. 이는 특허권의 적극적 효력이라고 한다.
한편, 이 독점적 효력은 다음과 같은 이유로 제한 받을 수 있다.

① 전용실시권

특허권자라 할지라도 전용실시권을 설정한 때에는 전용실시권자가 그 특허 발명에 대한 권리를 독점하게 되므로, 그 설정시간 동안은 특허권자 자신도 그 효력을 제한 받게 된다.

② 이용/ 저촉 관계에 따른 제한

특허권자는 선출원된 타인의 특허발명과 이용/저촉관계에 있을 때, 특허권 실시에 대해 제한을 받게 된다. 이러한 경우 원활한 특허발명의 실시가 이루어지도록 "통상실시권허락심판"에 의한 조정 규정을 따로 두고 있다.

 

제138조(통상실시권 허락의 심판)
 
① 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 특허발명이 제98조에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.

② 제1항에 따른 청구가 있는 경우에 그 특허발명이 그 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 비교하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권을 허락하여서는 아니 된다.

③ 제1항에 따른 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가 그 통상실시권을 허락받은 자의 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 그 통상실시권을 허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.

④ 제1항 및 제3항에 따라 통상실시권을 허락받은 자는 특허권자, 실용신안권자, 디자인권자 또는 그 전용실시권자에게 대가를 지급하여야 한다. 다만, 자기가 책임질 수 없는 사유로 지급할 수 없는 경우에는 그 대가를 공탁하여야 한다.

⑤ 제4항에 따른 통상실시권자는 그 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 그 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없다.

 

③ 타법에 의한 제한

의약품 발명은 약사법에 의한 품목허가를 받아야 실시할 수 있으며, 농약 및 농약원제의 발명은 농양관리법에 의한 등록을 받아야 실시할 수 있다.

④ 특허권의 포기에 의한 제한

⑤ 특허권의 공유에 의한 제한

2. 특허의 배타적 효력 및 그 제한

 

특허권은 특허권자의 독점성을 인정하기 위해 타인이 부당하게 발명을 실시하는 것을 금지시킬 수 있는 배타적 권리를 가지고 있다. 이를 소극적 효력이라고 한다. 특허법에서는 특허발명을 실시하는 직접침해, 간접침해를 모두 인정하고 있어, 타인으로부터 특허권을 침해 받았을 경우 민/형사적 구제조치를 취할 수 있다. 
다만, 다음과 같은 사유가 있는 경우 제 3자의 특허발명의 실시에 대해서 금지권을 행사 할 수 없게 되어 특허권의 소극적 효력은 제한을 받게 된다.

① 특허권 효력이 미치지 않는 범위

(ㄱ)  연구 또는 시험을 위한 특허발명의 실시는 비영리목적으로 행해지는 것이므로 특허권 효력 범위 밖으로 보아야 한다. 연구의 결과물의 판매가 특허권의 침해가 되는 경우에도 특허법 제2조 제3호의 실시행위의 개념에 비추어보면 직접침해에 해당된다고 볼 수 없다.

(ㄴ)  파리조약 제5조의 3의 규정에 의해, 국내를 통과하는데 불과한 선박, 항공, 차량 또는 이에 사용되는 기계 또는 그 장치 등은 그 용도가 국내 통과라는 목적에 한정되며 국제교통상 필요한 것들이므로 특허권의 효력이 미치지 않는다.

(ㄷ)  특허출원 시 이미 존재하고 있는 물건에 대해서는 특허권의 효력이 미지치 않는다. 이미 존재한 것들에 대해서 특허권의 효력을 미치지 않게 한다 하더라도 특허권자에게 경제적 불이익이 되지 않기 때문이다.

(ㄹ)  2 이상의 의약을 혼합함으로써 제조되는 의약 발명이나 의약 제조 방법의 발명에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 아니한다. 국민의 보건위생은 무엇보다 가장 우선되고 보호되어야 하며, 이를 근거로 의사나 약사 등이 의약을 자유로이 제조할 수 있도록 하기 위해서 이다.

② 실시권의 존재에 의한 제한

법정실시권 또는 강제실시권에 의해 특허권자의 의사와 관계없이 타인에게 특허발명을 업으로 실시할 수 있도록 인정하고 있다. 따라서 특허권에 이들 실시권이 존재한다면 그 범위내에서는 특허권의 효력은 제한받게 된다.

 

법정실시권	① 직무발명의 경우 사용자의 통상실시권에 의한 제한 (제39조) ② 선사용권에 의한 제한 (제103조) ③ 무효심판청구등록 전의 권리자의 통상실시권에 의한 제한 (제104조) ④ 디자인권의 존속기간만료 후의 통상실시권에 의한 제한 (제105조) ⑤ 질권경락 후의 원특허권자의 실시권에 의한 제한 (제122조) ⑥ 재심에 의하여 회복한 선사용자의 통상실시권에 의한 제한 (제182조) ⑦ 재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권에 의한 제한 (제183조) 등
강제실시권	① 국방상 필요에 의한 통상실시권에 의한 제한 (제106조) ② 재정에 의한 경우의 통상실시권에 의한 제한 (제107조) ③통상실시권 허여심판에 의한 제한 (제138조) 등

 

 

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[참고문헌]
윤기승, 표준특허권 침해에 대한 잠재적 실시권자의 보호방안에 관한 연구 (2015)
강철수, 特許權의 效力과 國際的 保護에 관한 硏究 :特許法條約(PLT)과 國內導入을 中心으로 (2009)