[지식재산학] 지식재산권관리론

 

1. 특허괴물의 등장

 

오늘날 지식재산은 기업의 성패를 좌우하는 핵심 자산으로 자리매김 하고 있다. 지식재산의 중요성과 영향력이 점차 커지면서 이를 기반으로 하는 새로운 비즈니스 모델이 급격히 증가 하고 있다. 그 중 대표적인 기업이 NPE(Non Practicing Entity)이다. 이들은 특허를 보유하되 제품을 생산하는 대신 타 제조업체를 특허침해로 고소하거나 라이선싱을 강요해 수익을 창출한다. 많은 이들은 특허소송을 남발해 기업을 괴롭히는 등 혁신을 방해나는 주범이라 비난하며 소위 '특허괴물', '특허트롤' 이라고도 부른다.

 

2. 특허괴물의 활동전략

 

NPE는 기술을 통한 생산, 판매 등의 활동 없이도 수익을 창출하기 때문에 새로운 비즈니스 모델로 여겨지고 있으며, 지식재산의 성장세와 더불어 NPE들의 몸집 또한 거대해지고 되었다. 최근에는 일반기업들이 NPE와 함께 수익을 공유할 만큼 그 영향력 또한 막강해졌다. 이러한 NPE들 활동 전략에 대해 살펴보면,

 

①    특허출원: 일부 특허괴물들은 자체 개발을 통한 출원으로써 특허를 확보하기도 한다. 특히 자주 쓰이는 공격방법으로는 잠수함 특허라는 것이 있는데, 장기간 공중에 비공개 상태로 두었다가 그 후 그 특허기술이 특정인에 의하여 실시되면 비로소 특허로 등록하고 특허권을 행사하는 방법을 말한다. 일종의 덫을 놓고 기다리는 방법이다.

 

②    특허매입: 자체적인 연구개발 이외에 대학 또는 발명자 개인으로부터 가치 있는 특허를 적극 매입함으로써 광범위한 특허의 포트폴리오를 구축하기도 한다. 구축된 포트폴리오는 적극적인 공격 수단으로 사용되기도 하지만, 펀드투자자의 보호수단으로 활용되기도 하며, 일부 특허괴물은 구축된 포트폴리오를 재판매 하기 한다.

 

③    특허라이선스: 특허권자인 기업, 대학, 개인으로부터 라이선스를 받아 권리행사를 하는 방법으로써, 권리행사 이후 발생하는 수익금을 배분하는 약정을 동시에 맺기도 한다. 초기 투입비용이 크지 않아 유리하며, 특히 실제 권리 주체가 특허등록 명의가 아니므로 특허 포트폴리오 구축을 외부에서 파악하기 곤란하다는 장점이 있다.

 

④    표준특허의 확보: 표준특허란 표준기술에 관한 특허로써, 회피설계가 쉽지 않고 사용이 불가피하다는 점에서 특허괴물의 전략으로 많이 사용된다. 이러한 점에 착안하여 일부 특허괴물은 적극적으로 국제표준화 활동에 참여하기도 한다.

 

⑤    그 밖에도 특허공유, 특허경매, 특허담보, 특허기업의 주식확보 등의 방법이 있다.

 

3.  특허괴물 대응 전략

 

현재까지 특허괴물의 타겟은 주로 대기업이었지만, 중소기업들도 미국에 수출하는 사례가 상당히 많아져 이러한 특허괴물의 위협에 대처해야 한다. 가장 근본적인 방법은 강한 특허 포트폴리오를 구축하여 특허괴물이 공격해 올 여지를 원천 봉쇄하는 것이지만, 불행하게도 충분한 자본과 인력을 갖추지 못한 중소기업에게는 현실적으로 어려운 일이다. 따라서 중소기업들은 특허 괴물의 공격에 대비한 소송 대응 및 현상 전략을 갖추는 것이 시급하다.

 

8가지 대응전략을 다음과 같이 정리해본다.

 

①    선행기술 수집:  우선적으로 특허괴물 특허의 무효를 주장할 수 있는 선행기술 수집에 총력을 기울여야 한다.

 

②    방어적 선제공격: 제조기업은 특허괴물보다 먼저 제3의 법원에 비침해, 무효, 또는 권리행사 불능에 관한 확인의 소를 제기할 수 있다. 어차피 특허괴물이 소송을 제기할 상황이라면, 소송에서 주도권을 잡을 필요가 있는 것이다.

 

③    재심사청구: 재심사 과정에서 특허청구범위 감축을 통해 등록이 유지될 가능성이 높아, 청구범위 감축으로 확실하게 비침해가 될 경우에 한해 재심사를 청구해야 할 것이다

 

④    특허분쟁 동향 파악: 분쟁 동향은 분쟁의 예방과 해결에 있어 중요한 기초자료가 되기 때문이다. 특허청은 특허괴물의 분쟁동향 및 판례이슈를 분석, 제공하고 있으니 이를 이용하는 것도 좋은 방안이 될 것이다.

 

⑤    특허풀 가입: 표준 특허를 확보한 기업들의 공동 라이센싱 구축하는 것도 좋은 방안이다.

 

⑥    전략적 제휴 및 공격적 M&A: 표준 특허를 보유하고 잇는 기업 간 또는 표준 특허를 보유하고 있는 기업과 보유하지 않은 기업 간의 제휴를 맺거나, 표준 특허를 확보하기 위해 표준 특허 보유기업을 상대로 한 M&A를 실시해야 한다.

 

⑦    특허연합보증신탁(AST)구성: 주요특허를 구매한 후 회원들에게 통상실시권을 부여하여 특허침해소송으로부터 보호하는 방법도 있다.

 

⑧    IP펀드가입: 2019년부터 특허청에서 IP펀드를 조성해 우수특허를 보유한 중소, 벤처기업에 대한 투자를 확대하고 있으므로 이를 이용하는 것도 하나의 전략이 될 수 있다.

 

특허괴물의 출현이 부정적인 부분도 있지만, 특허거래를 활성화하고 특허의 경제적 가치를 높여 기술혁신을 촉진하는 어쩌면 필요한 존재 일수도 있다. 정부에서는 특허권자의 권리를 강력하게 보호할 수 있는 친특허정책을 도입하여 지식재산권에 대한 전문적인 관리를 통해 자국의 이익을 보호하고, 기업에서는 지식재산을 재산, 상품으로 인식하고 효용 가치를 극대화 할 수 있는 수단으로 인식해야 할 것이다.

 

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[참고자료]

특허청,NPEs 동향 연차 보고서,  2012년

NEPLA, 특허괴물(Patent Troll)에 관하여, 2020년

대한민국 정책브리핑, 특허괴물의 공격에 전략적으로 대처하는 법, 2011년